06.12.10

OLG Düsseldorf v. 22.07.2010 (2 U 36/10) – Fugenband III

Zur den Anforderungen an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand sowie zu dessen erstmaliger...


(aus: IP-Kompakt 11/2010)

Hintergrund

Nach der Rechtsprechung des BGH (NJW 2009, 1047 – Orange Book) kann der auf Unterlassung in Anspruch Genommene gegen den Patentinhaber im Verletzungsverfahren einwenden, dieser missbrauche seine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem (potenziellen) Verletzer einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen.

„„Sachverhalt

Vorliegend hatte das OLG Düsseldorf über die Berufung in einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu entscheiden.

Die Verfügungsklägerin (Klägerin) war eingetragene Inhaberin eines u.a. mit Wirkung für Deutschland erteilten europäischen Patents, das ein kaltverlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau betraf (Verfügungspatent).

1997 schlossen die Parteien eine Vereinbarung, mit der die Klägerin der Verfügungsbeklagten (Beklagten) die unentgeltliche Mitbenutzung durch Verkauf der von der Klägerin zu beziehenden Fugenbänder gestattete.

Im Jahr 2008 zeigte die Beklagte an, fortan ein selbst entwickeltes Fugenband zu vertreiben, das nicht unter das Verfügungspatent falle.

Hierauf wurde ihr dies mit einstweiliger Verfügung vom Februar 2009 durch die Klägerin untersagt.

Ende 2009 kündigte die Beklagte erneut die Markteinführung eines weiterentwickelten Fugenbandes an.

Auch diesbezüglich beantragte die Klägerin eine einstweilige Verfügung, da dieses Fugenband von der Lehre des Verfügungspatents wortsinngemäß Gebrauch mache.

Das LG wies den Antrag ab, da eine Verletzung nicht festzustellen sei.

Mit ihrer Berufung verfolgte die Klägerin ihr Ziel auf Erlass einer einstweiligen Verfügung weiter.

Die Beklagte berief sich in ihrer Berufungserwiderung vorrangig auf einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand; die Klägerin, die der Beklagten unstreitig eine Lizenz an dem Verfügungspatent versagt hatte, habe eine marktbeherrschende Stellung, die sie auch missbrauche.

„„Entscheidung des OLG

Das OLG führt in seiner Entscheidung zunächst aus, dass – entgegen der Ansicht des LG – die angegriffene Ausführungsform des Fugenbandes die Lehre des Verfügungspatents wortsinngemäß verletze.

Hiernach wendet sich der Senat dem erhobenen Zwangslizenzeinwand zu:

Zur Zulässigkeit des erhobenen Zwangslizenzeinwandes erst in der Berufungsinstanz

Das OLG versagte diesem Einwand schon deshalb den Erfolg, weil die dem Einwand zugrunde liegenden Tatsachen in der Berufung neu waren, ohne dass ein Zulassungsgrund nach § 531 Abs. 2 ZPO vorlag.

Weder sei ersichtlich noch von der Beklagten vorgetragen, wieso sie diese Tatsachenbehauptungen nicht schon in der ersten Instanz eingeführt habe. Zudem seien die dem Einwand zugrunde liegenden Tatsachen auch nicht unstreitig; Streit bestand zwischen den Parteien schon im Hinblick auf Marktabgrenzung sowie Marktbeherrschung.

Die Beklagte versuchte dieses Novenverbot damit zu umgehen und die Zulassung ihres Vortrags in der Berufung damit zu begründen, dass sie in erster Instanz obsiegt habe und daher nicht gezwungen gewesen sei, dieses Verteidigungsvorbringen in erster Instanz geltend zu machen.

Dem schloss sich das OLG nicht an.

Jede Prozesspartei sei stets gehalten, schon in erster Instanz sämtliche Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, deren Relevanz für den Rechtsstreit bekannt sei oder bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte bekannt sein müssen.

Dies gelte auch für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand, und zwar auch im einstweiligen Verfügungsverfahren.

Den Besonderheiten des Eilverfahrens könne – zugunsten des Einwendenden – bei der Beurteilung Rechnung getragen werden, was als „nachlässig“ im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO anzusehen sei.

Merke

Die erstmalige Erhebung des Zwangslizenzeinwandes ist auch in der Berufungsinstanz grd. noch zulässig. Voraussetzung ist aber, dass der Einwendende gehindert
war, den diesem Einwand zugrunde liegenden Sachverhalt schon in erster Instanz vorzutragen.

Insoweit gelten die allgemeinen zivilprozessualen Regeln zum verspätetem Vortrag und seiner regelmäßigen Präklusion im Berufungsrechtszug (Ausnahmen in § 531 Abs. 2 ZPO) auch im Verfügungsverfahren und auch für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand.

Eine Abweichung in der Beurteilung der Verspätung zwischen Verfügungs- und zu ordentlichen Klageverfahren mag sich daraus ergeben, dass bei der Frage, ob
ein erstinstanzlich „unterlassener“  Vortrag als nachlässig im Sinne vorgenannter Norm anzusehen ist, ggfs. etwas großzügiger zu handhaben ist.

Der Umstand, dass eine Partei erst instanzlich obsiegt, entlastet sie jedenfalls nicht von diesen zivilprozessualen Präklusionsvorschriften.

Zur Unbegründetheit des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes

Neben der Unzulässigkeit des Zwangslizenzeinwandes im konkreten Fall wegen verspäteten bzw. präkludierten Vortrags erachtete das OLG den Einwand jedoch auch in der Sache selbst als unbegründet.

Zwar sei es dem potenziellen Verletzer nach der BGH-Rechtsprechung erlaubt, sich im Verletzungsverfahren auf den Zwangslizenzeinwand zu berufen.

An dessen Begründetheit seien jedoch strenge Voraussetzungen zu stellen, die vorliegend nicht eingehalten worden seien:

So müsse der Einwendende dem Patentinhaber ein unbedingtes und annahmefähiges Angebot unterbreiten; dieses Angebot müsse ausreichend konkret und in seiner Regelungsdichte auch verhandlungsfähig sein.

Des Weiteren müsse der Lizenzsucher, der bereits Benutzungshandlungen vorgenommen habe, sich so verhalten als wäre es bereits zu einem Vertragsschluss
gekommen. Das bedeutet, er wäre nicht nur berechtigt, den Lizenzgegenstand zu benutzen, sondern auch und insbesondere verpflichtet, über die Benutzung regelmäßig abzurechnen und die sich hieraus ergebenden Lizenzgebühren an den Patentinhaber zu zahlen bzw. diese Gebühren – im Falle der Annahmeverweigerung – zu hinterlegen.

Der Höhe nach sei diese Lizenzgebühr auf die Bedingungen eines kartellrechtlich unbedenklichen Vertrages begrenzt. Dass diese Feststellung mit Schwierigkeiten verbunden sei, belaste den Lizenzsucher nicht unbillig, da ihn sowieso die Darlegungs- und Beweislast für den Lizenzierungsanspruch treffe.

Lehne es der Patentinhaber ab, die Lizenzgebühren zu beziffern, könne der Lizenzsucher das an den Patentinhaber zu richtende Vertragsangebot auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr richten.

Habe der Lizenzsucher daraufhin einen ausreichenden Betrag für den Patentinhaber hinterlegt, könne sich das Verletzungsgericht bei Vorliegen auch der weiteren Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwandes mit der Feststellung begnügen, dass der Patentinhaber zur Annahme des Lizenzvertragsangebotes und zur Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen verpflichtet sei.

Beachte

Die Anforderungen, die der BGH an das vom Lizenzsucher zu unterbreitende Angebot im Zusammenhang mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand stellt, gelten auch im Verfügungsverfahren. Insbesondere muss der Lizenzsucher ein unbedingtes, verhandlungsfähiges Vertragsangebot unterbreiten, bei bereits erfolgten Benutzungshandlungen eine entsprechende Abrechnung vornehmen und die sich aus dieser Abrechnung ergebende Lizenzgebühr an den Patentinhaber auskehren bzw. diese hinterlegen.

Die Lizenzgebühr selbst muss angemessen sein; das Risiko einer Fehlbeurteilung obliegt insofern allein dem Lizenzsucher.

Um das Risiko einer solchen Fehlbeurteilung zu minimieren, dürfte es sich ggfs. anbieten, auf das Leitbild vernünftiger Lizenzvertragsparteien abzustellen und – aus Sicht des Lizenzsuchers – im Zweifel eher eine etwas höhere als die durchschnittliche Lizenzgebühr zu zahlen bzw. zu hinterlegen.

Da die Beklagte im vorliegenden Fall insbesondere der Pflicht zur Hinterlegung der für ihre zwischenzeitlichen Benutzungshandlungen anfallenden Lizenzgebühr nicht nachgekommen war, versagte das OLG dem Zwangslizenzeinwand den Erfolg und erließ daraufhin die von der Klägerin begehrte einstweilige Verfügung.

zurück zur Übersicht

Mein Konto

E-Mail-Adresse:

Passwort:


Passwort vergessen?

Sie haben kein Konto?

Hier registrieren